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律师研析|专利无效宣告案件中引用相对无效理由时的主体适格问题

发布时间:2021-04-23
文章作者:鼎韬律师
摘要:
律师认为:在针对专利提起无效宣告请求时候,可以参照商标法立法原则,以相对理由提起无效的,应当注意核实主体适格的问题。在进行专利无效宣告答辩时,同样也应该对无效宣告请求人的主体适格问题进行详细审查。...
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  一、商标法和专利法对无效宣告请求主体的规定不同

  商标无效理由可以分为绝对无效理由和相对无效理由:
  《商标法》第四十四条:已经注册的商标,违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
  《商标法》第四十五条:已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。
  由法律条文可知,若需要以相对无效理由提起针对注册商标的无效宣告申请,必须以“在先权利人或者利害关系人”提起申请。但是,《专利法》并无此明确规定。
  《专利法》第四十五条:“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效”,可见专利法并未对主体作出明确限定。
  《专利法实施细则》第六十六条第三款规定了“以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交证明权利冲突的证据的,专利复审委员会不予受理。”该条款虽对专利无效理由中的相对无效理由增加了证据要求,无相关证据不予受理,但也并未对主体进行限定。
  基于此,实践中产生了一定争议。

  二、最高人民法院再审案例

  最高院的一份再审裁定((2017)最高法行申8622号)明确了相关问题,本案是由无效宣告申请人斯特普尔斯公司针对专利权人罗世凯提起的一项外观专利的无效宣告请求。经过国家知识产权局作出案涉专利全部无效的决定后,一审法院判决一撤销专利复审委员会作出的相关决定,专利复审委员会重新作出审查决定。斯特普尔斯公司不服提起上诉,二审法院判决驳回上诉维持原判。斯特普尔斯公司不服向最高人民法院申请再审。
  最高人民法院认为二审判决以涉案著作权已经转让为由否定斯特普尔斯公司提出无效宣告请求的请求人资格,适用法律错误;对相关证据的审查认定有违证据规则,应予纠正。本案应该在纠正上述法律适用错误的基础上,综合斯特普尔斯公司以及罗世凯提供的全部相关证据,对在案证据是否足以证明斯特普尔斯公司系涉案作品著作权人或者利害关系人以及被诉决定是否正确,重新作出审查认定。裁定指令北京市高级人民法院再审本案;再审期间,中止原判决的执行。
  如果法律条文的字面含义涵盖过宽,可以在特定情形下对法律条文的字面含义予以限缩解释。在本案一二审中,法院都认为无效宣告请求人以专利法第二十三条关于授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突为由提出无效请求,其主体资格均应当予以限制。最高院在认可该结果的情况下,通过被规范的客体本质、立法目的以及法律秩序效果等方面进行了详细分析。其认为:
  首先据以主张专利无效的无效理由可以大致分为两类:一是有关可专利性、新颖性、创造性、实用性、充分公开、权利要求得到说明书支持等专利授权实质条件的无效理由;二是有关外观设计专利权与他人在先合法权利冲突的无效理由。专利法设置无效宣告制度,意在借助公众的力量,发现和清除不当授予的专利权,以维护有利于创新的公共空间。而对于社会公众而言,其有能力和机会获得有关专利授权实质条件的证据材料,对此并不存在实际障碍。因此,有关专利授权实质条件的前述第一类无效理由属于专利无效的绝对理由,任何人均可主张。与第一类无效理由不同,有关外观设计专利权与他人在先合法权利冲突的第二类无效理由具有自身特殊的属性。如果外观设计专利权与他人在先合法权利冲突,直接影响的仅仅是在先合法权益,与公共利益无涉。同时,在实践操作层面上,证明外观设计专利权与他人在先合法权利相冲突的证据通常只有在先权利的权利人或者利害关系人才能掌握,他人难以获知。因此,关于外观设计专利权与他人在先合法权利冲突的无效理由属于相对无效理由,通常只能由在先权利的权利人或者利害关系人主张。主张该无效理由的请求人主体资格受到相对无效理由本质属性的天然限制。
  其次,专利法第二十三条有关权利冲突规定的立法目的在于解决实践中出现的外观设计专利申请人未经许可将他人享有权利的客体结合自己的产品申请外观设计专利的问题,为在先权利人请求宣告相应外观设计专利无效提供法律依据。因此,该规定的立法目的本身即为维护在先权利。基于该立法目的,自应由权利人或者利害关系人提出该无效主张。与专利法相配套的《中华人民共和国专利法实施细则》(2001年修订)第六十五条第三款规定从证据条件的角度规定了以权利冲突为由提出的无效宣告请求的受理条件,从操作层面实质上限制了以权利冲突为由提出的无效宣告的请求人资格,即是在实践层面对上述立法目的的贯彻实施。
  最后,如果任何人均可主张外观设计专利权与他人在先合法权利冲突的无效理由,可能会在法律秩序上造成不良效果。允许任何人均可以外观设计专利权与他人在先合法权利冲突为由提出无效宣告请求,不可避免地会造成违背在先权利人意志的窘境。还应注意的是,外观设计专利权与他人在先合法权利冲突的本质在于外观设计专利权的实施将侵害他人在先权利,该冲突状态将因外观设计专利人获得在先权利人的许可或者同意而消除。因此,在先权利人及其利害关系人之外的社会公众发动无效宣告程序后,其后的行政程序和行政诉讼程序均可能因权利冲突状态的消除而随时归于无效,造成行政和司法资源的浪费。相反,如果仅允许在先权利人及其利害关系人主张权利冲突的无效理由,则可避免上述不良效果。
  经过前述详细论证分析,最高院给出了结论:当专利法第四十五条关于请求人主体范围的规定适用于权利冲突的无效理由时,基于相对无效理由的本质属性、立法目的以及法律秩序效果等因素,无效宣告请求人的主体资格应受到限制,原则上只有在先合法权利的权利人及其利害关系人才能主张。本案也因此具有相当的指导意义而被列为最高人民法院公报案例。

  第三、当事人恒定原则

  为什么本案关于以在先权利提起专利无效宣告请求的主体适格问题会出现争议,主要是因为本案无效宣告请求人斯特普尔斯所拥有的在先著作权,在无效宣告过程中转让给了案外第三人。
  二审法院在论述支持前述主体应该予以限制的时候,就以其在先权利在诉讼程序中进行了转让,否认了斯特普尔斯公司以涉案外观设计专利与其在先著作权相冲突为由提出无效宣告请求的请求人资格。最高院针对二审法院的该错误认定予以了纠正。
  最高人民法院引用了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十九条第一款“在诉讼中,争议的民事权利义务转移的,不影响当事人的诉讼主体资格和诉讼地位。人民法院作出的发生法律效力的判决、裁定对受让人具有拘束力”的规定,该规定体现了民事诉讼中的当事人恒定原则,该原则和精神对于行政诉讼亦有参照作用。
  在行政诉讼程序中,人民法院受理相关诉讼后,为保证诉讼程序的稳定和避免诉讼不确定状态的发生,当事人的主体资格不因有关诉讼标的的法律关系随后发生变化而丧失。专利无效宣告行政程序属于准司法程序,当事人恒定原则对于该程序亦有参照借鉴意义。对于无效宣告行政程序启动时符合资格条件的请求人,即便随后有关诉讼标的的法律关系发生变化,其亦不因此当然丧失主体资格。

  第四、律师观点

  律师认为:通过前述最高院的判例,我们可以看出,一个具有争议的法条,尤其是实践中机械适用会导致不良后果的法条,最高人民法院希望采用灵活的法律解释方法,立足于立法目的、社会效果、法院权威等对争议法条进行合理解释,已达到更加契合社会实践、法律原意的结果,这样的解释很可能就会突破法条本身。所以在办理需要适用较有争议的法条的案件时,律师也应当积极发挥能动性,向法条的字面意思本身发起挑战。

  另外在针对专利提起无效宣告请求时候,可以参照商标法立法原则,以相对理由提起无效的,应当注意核实主体适格的问题。在进行专利无效宣告答辩时,同样也应该对无效宣告请求人的主体适格问题进行详细审查。

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