浅析马库什权利要求在专利无效程序中的“删除”修改方式

　　一、马库什权利要求的产生
　　马库什权利要求得名于一个叫做尤金·马库什的人，他是于1920年第一个在美国专利中成功使用这种权利要求的发明人。马库什权利要求主要用于化学领域，是一种在化合物中具有多种“功能等同”化学成分的权利要求。
　　在化学领域中，同系物、同族原子、同分异构体等通常可以归为一个“类属”，同一个“类属”中的化合物通常具有相同或相似的化学性质。例如，将某个化合物甲（R-CH3）中的甲基替换成乙基，从而得到化合物乙（R-C2H5），在大多数情况下可以认为化合物甲和化合物乙具有近似的结构和相似的性质，即化合物甲等同于化物乙，这对于本领域技术人员而言是显而易见的。如果发明人首次获得了化合物甲，则应当允许其在申请专利保护时将化合物乙也纳入其权利要求保护范围之内。因此，在化学领域专利中，允许申请人使用化学通式的形式来概括大量具有相似结构和性质的具体化合物，这类权利要求被称为马库什权利要求。
　　二、我国《专利审查指南》对马库什权利要求的定义

　　我国《专利审查指南》将马库什权利要求定义为：限定了多个并列的可选择要素的权利要求。典型的马库什权利要求通式表述为：“式中Ｒ1 为吡啶基；Ｒ2 －Ｒ4 是甲基、甲苯基或苯基，……”。

　　马库什权利要求同样应当符合专利法第三十一条第一款及专利法实施细则第三十四条关于单一性的规定。如果一项马库什权利要求中的可选择要素具有相类似的性质，则应当认为这些可选择要素在技术上相互关联，具有相同或相应的特定技术特征，该权利要求可被认为符合单一性的要求。这种可选择要素称为马库什要素。
　　三、问题的产生
　　由于我国的《专利审查指南》中仅对马库什权利要求的单一性做了规定，对于其权利要求范围并没有做出具体限定，因此，在实务中也出现了对其修改方式的争议。
　　1、2013年12月，北京市高级人民法院在拜尔公司涉诉的94115915.9发明专利无效宣告行政诉讼二审判决中认为：各马库什化合物之间相互替代后都得到相同的结果，即化合物是一个独立的技术方案，这项权利要求所概括的是多个技术方案的集合，各要素间都可以相互替代而达到相同的效果。进一步认为，无论在专利授权审查程序中，还是在无效程序中，均应当允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选择项，这种删除属于技术方案的删除。而且这种修改减小了专利保护范围，符合专利法实施细则第六十八条规定，没有对公众利益造成任何损失，应当允许。

　　也就说，北京高院认为，无论是前期的实质审查程序还是后期的无效宣告程序，均应当允许任意删除某一马库什要素。

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　　1.中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会与拜尔公司其他二审行政判决书

　　2、2017年12月，北京高院又部分推翻了上述观点，在吉联亚公司涉诉的97197460.8的发明专利无效宣告行政诉讼二审判决中，北京高院认为：由于马库什权利要求的特殊撰写方式，使得此类权利要求涵盖的具体化合物的数量十分庞大，其保护范围中存在推测而来的具体化合物，也有可能存在不能实现的具体化合物，因此，马库什权利要求不同于一般的具有并列选择关系的权利要求，不能简单地等同于用“或”连接的多个并列的技术方案。但也指出，马库什权利要求是为了解决无法抽象为某一特定上位概念的概括形式而设立的权利要求的类型，因此，其与上位概念概括的抽象程度和概括程度均有不同，不宜直接使用上位概念概括或者连续数值范围概括的规则确定马库什权利要求的性质。
　　按此观点，马库什权利要求应当作为一个整体的技术方案进行考虑，非并列的技术方案，这与之前2013年判决观点完全相反，笔者根据上述观点进一步分析，在实审和无效程序中不应支持以删除马库什要素的方式修改权利要求？
　　3、碰巧的是，最高人民法院在同年同月的再审判决中对上述观点进行了确认，其在北京万生药业有限责任公司与国家知识产权局专利复审委员会、第三人第一三共株式会社发明专利权无效行政纠纷案再审判决中这样表述：马库什权利要求具有极强的概括能力，一旦获得授权，专利权保护范围将涵盖所有具有相同结构、性能或作用的化合物，专利权人权益将得到最大化实现。因此，二审判决认为马库什权利要求属于并列技术方案不妥，应当予以纠正。并进一步认为，在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制，允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，并没有支持二审法院认定无效程序中可以删除马库什要素的这一观点。
　　该案件同时入选了最高人民法院公报案例，也算是对马库什权利要求在无效阶段是否允许删除马库什要素这一长期争议的直接定性，对于今后的司法实践，具有重要的指导意义。

　　四、结语

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　　2.刘晓海、正大天晴药业股份有限公司等与国家知识产权局专利复审委员会二审行政判决书
　　3.北京万生药业有限责任公司与国家知识产权局专利复审委员会、第三人第一三共株式会社发明专利权无效行政纠纷案
　　马库什权利要求是根据实践需要创设出来的一种特殊权利要求撰写方式，其面临的争议不止是无效阶段修改方式问题，还包括是否享有优先权、实审阶段的修改方式争议等问题，可以确认的是，基于公平原则考量，在专利无效阶段删除任一马库什要素的这一修改方式是不被允许和支持的。